Як зареєструвати торгову марку за кордоном: поради юриста Іларіона Томарова

1. Чому варто дізнатися заздалегідь, як сприймуть місцеві жителі назву вашого бренду?
2. Навіщо реєструвати торгову марку в кожній країні окремо?
3. Як зареєструвати торгову марку за кордоном?
4. Чому домен потрібно захищати торговою маркою?
5. Чи захищає реєстрація домену та ТМ від проблем повністю?
6. Як не порушити авторське право в інтернеті?
7. Які бувають зловживання авторським правом?
8. Як боротися з «патентними тролями»?
9. Чому варто інвестувати в реєстрацію патентів?

Чому деякі назви брендів при виході на зарубіжні ринки потрібно ретельно адаптувати, як правильно зареєструвати торгову марку і чим корисні патенти? На ці та інші питання MC Today в партнерському матеріалі з юридичною фірмою «Василь Кісіль і Партнери» відповідає керівник практики інтелектуальної власності Іларіон Томарів.

Партнер проекту ?

«Василь Кісіль і Партнери»

Чому варто дізнатися заздалегідь, як сприймуть місцеві жителі назву вашого бренду?

Насамперед потрібно подбати про назву продукту. У деяких мовах слово, до якого ми звикли, може мати інше значення або бути грубим.

Всесвітньо відомий бренд Coca-Cola зіткнувся з труднощами перекладу при виході на китайський ринок. Від початкового варіанта, який звучить як Ke-kou-ke-la, довелося відмовитися - на китайському ця фраза в залежності від діалекту означає «укуси воскового пуголовка» або «кінь, заповнена воском». Зрештою, компанія зупинилася на Koka Kole, що перекладається як «радість в роті».

Значення слова можна перевірити за допомогою глибокого пошуку в Google, звузивши географію. Ще краще проконсультуватися з місцевим жителем.

Навіщо реєструвати торгову марку в кожній країні окремо?

Найважливіше при заході в нову країну - це реєстрація торгової марки (ТМ). Робити це потрібно в кожній країні окремо.

Часто виявляється, що назва вашої ТМ в певній країні вже зайнято. Тому варто перевірити його в реєстрах торгових марок. Це можуть зробити юристи, втім, можна впоратися і самостійно. В такому випадку шукати потрібно «Trade mark search» і «Trade mark clearance», додаючи назву країни, яка вас цікавить.

Навіть якщо ви знайшли ім'я своєї торгової марки в списку існуючих - це не кінець. Головне, щоб не перетиналися сфери бізнесу.

Якщо ви робите молоко «Ферма», а існуюча ТМ «Ферма» продає трактори - реєструйте.

Якщо сфери перетинаються - зареєструватися дуже складно. Можна, звичайно, вийти на ринок без ТМ, але тоді чекайте позов від власника вже існуючої торгової марки.

Іноді досить трохи змінити назву, щоб воно не конфліктувало з існуючим. У такій ситуації потрібна порада юриста, щоб оцінити зміни.

Зазвичай торгова марка - це не тільки слово, але спосіб його написання, колір і логотип. Чим більше характеристик зареєструєш - тим ширше охорона. У деяких ситуаціях найкращим рішенням буде підшукати нову назву.

Як зареєструвати торгову марку за кордоном?

Є два способи реєстрації торгової марки. Перший - в патентному відомстві кожної країни. Це обійдеться від $ 500 до 1500, хоча є і $ 5000 (в ОАЕ).

Другий варіант - міжнародне відомство в Женеві. Подаючи туди ТМ, ви зможете поширити її дію на 101 країну світу, які приєдналися до Мадридської угоди і Протоколу.

Розширення торгової марки на кожну нову країну в середньому обійдеться близько $ 100. Деякі країни беруть дорожче, але все одно цей варіант зручніше і дешевше.

У кожній країні є свої особливості. Наприклад, в Україні діє система first-to-file - перший, хто подав документи на реєстрацію, той і володіє торговою маркою.

У США, під чиєю юрисдикцією знаходяться Appstore і PlayMarket, діє правило first-to-use. Якщо ви запустили свій додаток раніше конкурентів, навіть не маючи торгової марки, витіснити їх можна простий скаргою.

Чому домен потрібно захищати торговою маркою?

Торгова марка може бути зареєстрована в кожній країні, де підприємець хоче продавати товар або вести бізнес, а ось домен, швидше за все, буде один - підприємці вважають за краще «комерційний» домен верхнього рівня .com. Важливо захистити цей домен.

Галина Борисенко створила ювелірний бренд GALOLBO, зареєструвала домен і успішно продавала свої вироби через сайт. Інша підприємниця захотіла відібрати сайт.

Вона зареєструвала ідентичну ТМ і подала позов про переделегування домену. Три судові інстанції в РФ прийняли рішення на її користь. Це класичний приклад зворотного захоплення домену.

В Україні є «право попереднього користування»: фактичний користувач незареєстрованої торгової марки має право продовжувати її використовувати, навіть якщо пізніше її хтось зареєструє.

Але в кожній країні свої нюанси. Як правило, такі конфлікти вирішуються на користь торгової марки. Якщо у вас немає торговельної марки, а є тільки домен - ви більш уразливі.

Чи захищає реєстрація домену та ТМ від проблем повністю?

Іноді проблеми виникають, навіть якщо ви зареєстрували і домен, і ТМ.

Як в випадку з «Розеткою» , Яка вирішила виходити на російський ринок. Московська компанія «Бренд Монітор» вимагає, щоб реєстратор домену rozetka заблокував його на підставі національного режиму вичерпання прав.

Грубо кажучи, «Розетка» нібито продає товари з торговельними марками, власники яких не дали інтернет-магазину дозволу продавати ці товари в Росії.

Тепер «Розетка» потрібно або отримати дозвіл від власника кожної ТМ, яку вона планує продавати, або бути готовою до блокування від Роскомнадзора. Фішка тут в особливостях національного законодавства окремої країни.

Як не порушити авторське право в інтернеті?

Якщо українець виходить на міжнародний ринок з сайтом, який дуже схожий на сайт конкурентів або на ньому їсти не куплені, а викачані без дотримання авторських прав зображення або відео - чекайте блокувань в Google.

Причепитися можна до чого завгодно: навіть якщо ви не скопіювали, а зробили щось схожим чином.

Наприклад, недавно блокчейн-стартап Shift подав позов проти Apple за крадіжку логотипу. Стартап вимагає від творців iOS $ 200 тис. За те, що логотип нової функції Apple Shortcuts дуже нагадує емблему Shift.

Стартап Shift вимагає від творців iOS $ 200 тис. За те, що логотип нової функції Apple Shortcuts дуже нагадує їх емблему

У США є Digital Millennium Copyright Act (DMCA), який дозволяє правовласнику поскаржитися на порушення в інтернеті.

Такі сервіси, як Google, YouTube, Instagram, Facebook, Appstore, PlayMarket, знаходяться в юрисдикції США, тому дешевше платити за будь-який контент для сайту, ігри або програми, ніж взяти його без дозволу і отримати блокування в Google.

Які бувають зловживання авторським правом?

Наприклад, ви зі своїм сайтом виходите на ринок США і відразу ж отримуєте претензію про те, що дизайн вашого сайту порушує авторські права конкурента.

При детальному вивченні скарги по DMCA виявляється, що на вашому сайті, як і на сайті конкурента, присутні типові для кожного інтернет-магазину розділи «Контакти», «Доставка», «Каталог», «Оплата», «Гарантія» і т.п .

Сайт можуть заблокувати в пошуковій видачі. Google не буде просувати ваш сайт, що не буде показувати його в органічному пошуку, вас заблокують в Facebook і Instagram.

Іноді щоб розблокувати, досить зустрічній скарги, яку можна подати самостійно.

Якщо буде звернення до суду - сайт заблокують до закінчення суду, а якщо немає, то ви продовжите працювати.

Як боротися з «патентними тролями»?

Проблеми з патентами можуть виникнути з двох сторін: від патентних тролів і від реальних конкурентів.

Одного разу брати Голіусова зі Львова зареєстрували кілька патентів на зовнішній вигляд планшетів Apple, Samsung і Sony. Вони внесли їх до митного реєстру, і планшети не змогли в'їхати в Україну.

У компанії-імпортера було два варіанти: заплатити власникам патентів за дозвіл ввезти чи подати позов про скасування патентів. Виробники домоглися скасування патентів через суд.

Великі компанії не стануть стимулювати тролів, віддавши умовні $ 5000, а заплатять юристам за скасування інструменту «троллінгу».

Чому варто інвестувати в реєстрацію патентів?

Що Виходить на зарубіжний ринок бізнесу, особливо якщо це технологічна компанія потрібно провести патентний пошук, щоб зрозуміти, чи порушує технологія чужі патенти (freedom to operate).

Краще це доручити патентного повіреного тієї країни, на ринок якої планується вихід. Це недешева послуга: в залежності від складності патенту від $ 5000 до $ 30 тис. Але без неї не зробити другий крок - отримати патент.

Часто українські підприємці взагалі нехтують патентами, а потім самі ж від цього страждають.

Відомий випадок стався з Олександром Савсуненко - українським біохіміком, який придумав новий спосіб аналізу ДНК.

Він вийшов з ним на ринок США і несподівано «вистрілив» - продажі досягли мільйона доларів. Через три роки його помітили великі корпорації і подали позов про порушення патенту на технологію визначення теломерів.

Савсуненко стверджував, що претензія некоректна - його фірма розробила софт, а теломери визначали на аутсорс фахівці в спеціальній лабораторії - тобто порушення відбувалося там, отже туди і потрібно відправляти позов. Але корпорації не хотіли судитися з лабораторією, вони хотіли прибрати конкурента.

Українець цілком міг виграти справу, якби вступив в процес, але у нього не було грошей. Суди обійшлися б йому в мільйон доларів. В результаті він закрив бізнес.

Партнер проекту ?

«Василь Кісіль і Партнери»

написати юристу

Вам буде цікаво прочитати:

1. «Кидати на гроші блогерам не вигідно». Як Дідковський, Яковенко, Дальський і інші працюють з блогерами